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Confusion des noms et importance du droit des marques> CEOWORLD magazine

À la suite de la mort de George Floyd et d'autres personnes par la police, des particuliers, des sociétés et des donateurs de premier plan, des millions de dollars ont été collectés pour le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement a été fondé en 2013 à la suite de l'acquittement du tueur de Trayvon Martin et s'est développé en un réseau mondial et décentralisé de sections locales sous une organisation parapluie lâche, Black Lives Matter Global Network (BLMGN). L'organisation est restée un défenseur éminent de la communauté noire et de la réforme radicale du maintien de l'ordre en Amérique.

Mais Black Lives Matter est aussi un slogan, et il a été adopté par d'autres, apparemment sans objection par BLMGN. L'une des conséquences de cela était qu'une grande partie des fonds collectés pour BLMGN ont été engagés – et presque remis – à un organisme sans but lucratif sans rapport avec une mission différente appelée la Black Lives Matter Foundation.

Malheureusement, les organisations adoptent parfois des noms similaires et les dons peuvent être mal acheminés. Si l'organisation d'origine n'a pas obtenu un enregistrement de marque fédérale, ou si son nom contient des phrases couramment entendues, il peut être difficile de créer des droits solides et de prendre des mesures contre les utilisateurs débutants. Ce problème présente une occasion de revoir certaines directives de base pour l'adoption et la protection des marques.

Le problème des marques descriptives

Les organisations à but non lucratif et commerciales sont confrontées à un défi difficile dans l'adoption de noms et de marques. Le premier réflexe de choisir un nom ou une marque consiste souvent à en choisir un qui indique clairement aux consommateurs en quoi consiste l'organisation, ce qui la fait défendre ou quels biens ou services elle fournit. Tout en étant attrayants d'un point de vue informationnel, ces types de noms ne sont généralement pas forts du point de vue des marques et, parfois, ne peuvent pas être protégés du tout. Les noms qui décrivent simplement la fonction d'une organisation ou les produits vendus par une entreprise ne peuvent généralement pas être protégés en tant que marques de commerce, sauf s'ils ont été utilisés longtemps et exclusivement par une seule entité et ont développé un caractère distinctif en ce sens qu'ils désignent un seul fournisseur du produit. ou service en question.

Il en va de même pour ce que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) appelle les messages «informatifs», qui ne bénéficient généralement pas non plus de la protection des marques. C'est l'obstacle que le mouvement original Black Lives Matter a apparemment rencontré lorsqu'il a tenté d'enregistrer BLACK LIVES MATTER. L'examinateur de l'USPTO a indiqué que le slogan était couramment utilisé par des tiers pour sensibiliser le public et faire part de son soutien aux questions de droits civils et que les consommateurs n'identifieraient pas le slogan avec une seule source, et a rejeté la demande de marque. Le mouvement Black Lives Matter et ses sections locales continuent d'utiliser BLACK LIVES MATTER sans enregistrement, mais, comme l'illustrent les événements récents, cela peut créer de la confusion et il peut être difficile de faire valoir les droits sur ce type de nom non enregistré.

Renforcer et protéger une marque descriptive

Les organisations à but non lucratif et les organisations ayant une mission sociale ou politique, en particulier, ont tendance à sélectionner des noms qui frisent le descriptif ou l'information. L’adoption d’une marque descriptive limite peut affecter la capacité d’une organisation à obtenir un enregistrement fédéral et à s’imposer efficacement contre des utilisations similaires par des tiers, mais elle n’exclut pas totalement ces options. Dans certains cas, les noms qui sont utilisés depuis longtemps et qui sont devenus exclusivement associés à une organisation particulière bénéficient de la protection des marques. Par exemple, PLANNED PARENTHOOD décrit sans doute les services de soins de santé génésique fournis par cette organisation, mais comme le nom est utilisé depuis 1935, il a été accepté pour l'enregistrement de la marque.

Certaines organisations à but non lucratif et organisations politiques ont réussi à défendre des marques de ce type contre la contrefaçon. Dans un cas datant de 1973, un tribunal du Missouri a conclu que la FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE MISSOURI était similaire à la FÉDÉRATION NATIONALE DES AVEUGLES DE MISSOURI, INC., Écrivant que «les deux sociétés ont le même caractère et le même objectif: promouvoir le développement économique et social le bien-être des aveugles du Missouri », et qu'ils entreraient inévitablement en conflit au cours de la collecte de fonds (Fédération des aveugles du Missouri c. Fédération nationale des aveugles, Inc.., 505 S.W.2d 1 (Mo. Ct. App. 1973)). Malheureusement, dans une autre leçon importante pour les propriétaires de marques, le tribunal a finalement refusé d'accorder réparation au demandeur, car il avait tardé pendant plus de dix ans à contester l'utilisation du contrefacteur. Cette affaire, et plusieurs autres impliquant des organisations à but non lucratif portant des noms similaires, montre que les organisations dotées de noms descriptifs peuvent toujours réussir à prévenir les infractions.

Noms de haut niveau et imitateurs haute fréquence

Avoir un nom ou un slogan de haut niveau peut augmenter les chances des imitateurs qui cherchent à vendre leurs propres produits et services sous une marque similaire. Treize entreprises distinctes ont déposé des demandes d'enregistrement de BLACK LIVES MATTER ou des marques similaires pour une large gamme de produits et services en juin 2020 seulement. Autre signe des temps, plus de 200 demandes de marques contenant du COVID-19 ou du CORONAVIRUS ont été déposées à ce jour en 2020. Ces demandes illustrent la rapidité avec laquelle les entreprises adoptent des termes très médiatisés et tentent de développer des droits de marques sur ces dernières. Même lorsqu'un terme est descriptif ou faible, le fait d'être la première entreprise à utiliser un nom incorporant ce terme ou à déposer une demande auprès de l'USPTO peut présenter des avantages importants pour se défendre contre les utilisateurs débutants.

Marque déposée ou nom enregistré?

La situation de la Black Lives Matter Foundation met également en évidence la différence entre une dénomination sociale, une marque de commerce et une phrase du domaine public. BLMGN et Black Lives Matter Foundation sont des organisations à but non lucratif dont les noms contiennent l'expression «Black Lives Matter». D'une manière générale, une nouvelle entreprise à but non lucratif ou à but lucratif peut choisir n'importe quel nom comme nom d'entité à des fins d'incorporation, tant que ce nom n'est pas identique à un nom de société déjà enregistré dans cet État. Cependant, afin de développer marque déposée droits sur un nom, ce nom doit être utilisé avec les consommateurs en relation directe avec les services ou produits offerts par l'organisation. Les droits éventuels peuvent être obtenus en déposant une demande d'enregistrement de marque fédérale. Mais incorporer simplement sous un nom est insuffisant.

Les meilleures pratiques

  • Lorsque vous fondez une nouvelle organisation, sélectionnez un nom et une marque qui ne sont pas similaires à un nom déjà enregistré ou utilisé
  • Choisissez un nom distinctif qui ne cherche pas à adopter un slogan qui est déjà dans le lexique public – plutôt, imaginez une manière créative de transmettre votre message
  • Élaborer un plan pour utiliser la marque d'une manière qui encourage la reconnaissance de la marque auprès des consommateurs
  • Gardez à l'esprit les différences entre un nom de société et des droits de marque
  • Consulter un avocat spécialisé dans les marques au début du processus, car il donne des conseils sur la protection intrinsèque d'une marque et effectue une recherche d'autorisation dans la base de données USPTO des marques déposées et d'autres sources

Toute organisation ou entreprise – qu'il s'agisse d'un organisme à but non lucratif, d'un mouvement politique, d'une grande entreprise ou d'une start-up – peut bénéficier d'un examen attentif de la force et de la disponibilité de son nom et de sa marque. Développer une marque forte et protégeable le plus tôt possible peut être payant non seulement en termes de reconnaissance autonome des consommateurs, mais aussi en empêchant d'autres organisations d'adopter des marques similaires prêtant à confusion.

Développer des droits de marque exclusifs sur Black Lives Matter peut ne pas être un objectif important du mouvement. Une grande partie de la puissance de ce slogan vient du fait qu'il peut être revendiqué et promu par n'importe qui et, en fait, son adoption par tant de gens est l'un des objectifs centraux du mouvement. Pourtant, la confusion créée par l’adoption du slogan par d’autres au nom de leur organisation donne la possibilité de passer en revue certains principes de base des marques pouvant aider dans des situations similaires.


Commentaire de Sheldon Klein.
Coauteur: Hannah Lutz est avocate en propriété intellectuelle au bureau de Lathrop GPM à Minneapolis qui concentre sa pratique sur les marques et les droits d'auteur.

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